搶注刮不起魔法旋風
——第3046038號Harry Potter商標異議復審案評析
《商標法》第十條第一款第（八）項規定的“社會主義道德風尚”，是指我國人們共同生活及行為的準則、規范以及一定時期社會上流行的良好風氣和習慣。“其他不良影響”是指商標的文字、圖形或者其他要素對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。在實踐中，有些申請人違反誠實信用原則，將他人具有較高知名度的圖書名稱，公眾熟知的電影、電視節目、歌曲名稱及角色名稱等大量搶先作為商標申請注冊，試圖不正當利用他人在先影響力，從而獲取非法利益。此類注冊行為是否構成《商標法》第十條第一款第（八）項規定，在實踐中具有較大爭議。本文結合Harry Potter商標異議復審案，對依據《商標法》第十條第一款第（八）項規制此類行為的適用條件予以闡述。
基本案情
申請人（原異議人）：華納兄弟娛樂公司
被申請人（原被異議人）：姚某
被異議商標：第3046038號Harry Potter商標
（一）當事人主張
申請人的主要理由是：申請人創立于1923年，是全球知名的傳媒及娛樂企業之一，曾先后制作了《卡薩布蘭卡》、《黑客帝國》等知名電影。《Harry Potter》（哈利·波特）系列小說由英國作家J.K.羅琳女士創作，依法享有著作權。2000年9月，《Harry Potter》（哈利·波特）系列小說中文版在中國正式出版發行，取得較好的銷售成績。2001年以來，申請人獲得《Harry Potter》（哈利·波特）系列小說作者J.K.羅琳女士授權，在全球推出《Harry Potter》（哈利·波特）系列電影，取得了極好的票房成績。《環球時報》、《北京晚報》、《京華時報》等媒體也對《哈利·波特》系列小說及電影進行了廣泛宣傳報道。《Harry Potter》、（哈利·波特）系列小說及電影在全球已經具有極高知名度。
申請人指出，J.K.羅琳女士已將與小說有關的商標申請、注冊及使用權轉讓給申請人，申請人是Harry Potter、哈利波特等相關商標的唯一合法擁有者。自1998年9月以來，申請人已在全球58個國家和地區注冊了數千件與《Harry Potter》（哈利·波特）小說有關的商標。在中國，申請人已經在第9類、第14類等類別上獲得核準注冊Harry Potter、哈利波特商標，并在文具、服裝、玩具、手表、卡通首飾等商品上廣泛使用。
綜上，被申請人違反誠實信用原則，惡意搶注申請人具有極高知名度的Harry Potter、哈利波特商標，易導致相關公眾對商品或服務的來源產生混淆、誤認，淡化申請人商標的顯著性，造成不良社會影響，同時也侵犯了申請人的著作權，其行為已經違反《商標法》第九條、第十條第一款第（八）項、第二十八條、第三十一條和第四十一條第一款的規定，請求不予核準被異議商標的注冊申請。
（二）被申請人答辯理由
被申請人答辯的主要理由有3點。
1.Harry Potter、哈利·波特是文學作品中角色的名稱，不同于具有識別商品來源功能的商標。申請人提交的證據不能證明在被異議商標申請日前，Harry Potter、哈利·波特已經取得極強的顯著性和較高的知名度。
2.被異議商標為被申請人獨立創作、合法申請的，未侵犯申請人的合法權益，也不會產生不良影響。
3.Harry Potter、哈利·波特作為文學作品中角色的名稱，不屬于《著作權法》保護的作品，被異議商標的申請注冊未侵犯申請人的著作權。
綜上，被申請人請求核準被異議商標的注冊申請。
（三）商評委審理與裁定
商評委經審理查明如下事實：
1.被異議商標由被申請人于2001年12月20日向商標局申請注冊，2002年11月28日初步審定公告，指定使用商品為“人用藥，維生素制劑，血紅蛋白；補藥（藥），醫用血；中藥成藥，醫用營養品，空氣凈化制劑，衛生巾，醫用保健袋”。
2.《哈利·波特》系列小說由英國作家J.K.羅琳女士創作。 第一集《Harry Potter and the Philosopher’ Stone》（哈利·波特與魔法石）于1997年在英國出版發行，至今已出版了7部，已成為全球暢銷書之一。2000年9月開始，《哈利·波特》小說中文版由人民文學出版社出版，并取得較好的銷售成績。《環球時報》、《北京晚報》、《北京晨報》、人民網等媒體對此進行了宣傳報道。
3.2001年，申請人開始在全球推出《Harry Potter》（哈利·波特）系列電影，取得了較好的票房成績。2002年1月，《Harry Potter》（哈利·波特）系列電影在中國公開上映。
4.1998年6月開始，J.K.羅琳女士將《Harry Potter》（哈利·波特）系列小說中人物名稱申請注冊商標的權利授予申請人。自1999年開始，申請人的控股公司時代華納娛樂公司已在第9類、第16類等多個類別上申請注冊系列商標，在美國、澳大利亞等多個國家和地區獲準注冊。申請人之國際注冊G718949號HARRY POTTER商標于1999年9月2日被商標局準予在中國獲得領土延伸保護，核準使用在第9類、第16類等多個類別的商品或服務上。自2000年1月開始，申請人的控股公司時代華納娛樂公司向商標局申請注冊哈利波特中文商標，并在第16類、第25類等多個類別上被核準注冊。后經商標局核準，該商標轉讓給申請人。
5.2001年12月6日，Harry Potter、哈利波特第一份郵資明信片開始發行。2003年1月15日，申請人在中影電影院成立Harry Potter、哈利·波特相關商品專賣店，有關Harry Potter、哈利·波特的文具、服裝、玩具、手表、卡通首飾等商品開始在中國各大影院銷售。
商評委經審理認為：申請人提供的證據可以證明，在被異議商標申請日前，《Harry Potter》（哈利·波特）系列圖書已在中國公開發行，并取得較好的銷售業績。Harry Potter、哈利·波特等圖書及人物形象在公眾中已具有廣泛的影響力和較高的知名度。被申請人在明知或應知Harry Potter、哈利波特為他人所創作，并具有較強獨創性和顯著性的知名圖書及人物名稱的情況下，將其作為商標申請注冊，明顯具有不正當地借用他人知名作品聲譽的故意，其行為違背了誠實信用的社會主義公共道德準則，不僅損害了申請人的合法權益，而且破壞了社會公序良俗，且易使消費者對被異議商標使用商品的出處產生誤認，從而產生不良社會影響。故被異議商標的申請注冊構成《商標法》第十條第一款第（八）項規定的情形。
綜上，商評委依據《商標法》第十條第一款第（八）項、第三十三條、第三十四條的規定，不予核準被異議商標注冊。
評 析
本案的焦點問題是被異議商標的申請注冊是否構成《商標法》第十條第一款第（八）項所指的情形。
在本案中，申請人主張權益的客體Harry Potter、哈利·波特無法構成現行《商標法》明確規定予以保護的各種權利。申請人既未就Harry Potter、哈利·波特有在先商標在類似商品或關聯程度較高的商品上獲準注冊，又無法主張除商標權以外的諸如著作權、商號權等其他法定權利。然而，申請人提交的在案證據足以證明Harry Potter、哈利·波特經過廣泛、大量的宣傳使用，已成為公知公認的角色名稱和圖書名稱，具有廣泛的影響力和較高的知名度，且此種影響力的產生與被申請人無關。在該情形下，被申請人申請注冊被異議商標，明顯是出于不正當利用他人在先合法權益客體的既定影響力以謀取不正當利益的主觀故意，對此類行為如不予制止，顯然有悖《商標法》的立法本意。
本文討論的試圖不正當利用他人在先合法權益客體的既定影響力以謀取不正當利益的注冊行為，主要特征之一為其侵害的利益一方系特定的民事主體，而《商標法》第十條第一款第（八）項事關公共利益與公共秩序，因此，這種侵犯特定民事主體權益的行為在何等程度上會構成對公共秩序或公共利益的損害，界定標準非常關鍵。
商評委認為，應從具體案件的在案證據出發，對已經形成廣泛影響力及較高知名度的權益客體予以保護。正是因為在公眾中形成既有的廣泛影響力和較高知名度，才會使他人注冊并獨占使用系爭商標的行為產生誤導消費者的后果，且嚴重擾亂正常的商標注冊秩序，并可由此推定系爭商標注冊人具有違反誠實信用原則謀取不正當利益的主觀惡意，從而以保護公平競爭的市場秩序為目的，適用《商標法》第十條第一款第（八）項規制此種行為。具體適用要件如下：（1）申請人主張權益的客體具有較強的獨創性和顯著性；（2）申請人主張權益的客體確有較高聲譽，在公眾中具有廣泛影響力；（3）系爭商標與申請人主張權益的客體相同或基本相同；（4）被申請人無法說明系爭商標的合理來源；（5）被申請人有大量搶注他人知名商標的行為等。
在本案中，申請人主張權益的客體Harry Potter、哈利·波特系角色名稱，并非事先存在的客觀事物或固有詞語，具有較強的獨創性和顯著性，被異議商標Harry Potter與其文字雷同。同時，申請人提交的在案證據表明，在被異議商標申請日前，《Harry Potter》（哈利·波特）系列圖書已在中國公開發行，并取得較好的銷售業績。《Harry Potter》（哈利·波特）圖書及人物形象在公眾中已經具有廣泛影響力和較高聲譽。被申請人未說明被異議商標的合理來源，且具有大量搶注他人知名商標的行為。綜合考慮上述因素可以推知，被申請人在明知或應知Harry Potter、哈利·波特為他人所創作，并具有較強獨創性和顯著性的知名圖書及人物名稱的情況下，將其作為商標申請注冊，明顯具有不正當地借用他人知名作品聲譽的故意，其行為違背了誠實信用的社會主義公共道德準則，不僅損害了申請人的合法權益，而且破壞了社會公序良俗，擾亂了商標注冊秩序，且易使消費者對被異議商標使用商品的出處產生誤認，進而產生不良社會影響。綜上，被異議商標的申請注冊違反了《商標法》第十條第一款第（八）項的規定。
綜合評述
從該案的審理可以看出，商評委在審理涉及將他人具有較高知名度的圖書名稱，公眾熟知的電影、電視節目、歌曲名稱及角色名稱等搶先作為商標申請注冊，試圖不正當利用他人在先影響力的案件時，會充分考慮在先權益客體在社會公眾中已形成的廣泛影響力，并綜合考慮在先權益客體的獨創性、顯著性以及商標申請人能否說明其商標的合理出處、被申請人是否有大量搶注他人知名商標的行為等因素，依社會通常情況予以判定。對主觀上違反誠實信用原則，具有試圖不正當利用他人在先影響力的主觀故意，客觀上破壞公平競爭的市場公共秩序、擾亂商標注冊秩序的行為，應本著保護消費者合法權益，維護公平競爭秩序，促進社會主義市場經濟健康發展的立法本意，適用《商標法》第十條第一款第（八）項。
