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商標法》第十五條的理解與適用——第1578392號“OBO及圖”商標爭議案評析
發布時間：2015-06-09 23:42:00 瀏覽：1271
《商標法》第十五條的理解與適用
——第1578392號“OBO及圖”商標爭議案評析
史新章
目前，對于《商標法》第十五條所指的“代理人”的含義存在不同的觀點，商標評審委員會通過對本案的審理，對于厘清“代理人”的含義具有積極的意義。由于商標法第十五條的規定來源于《保護工業產權巴黎公約》第六條之七的內容，故在理解“代理人”的含義時，應參考《保護工業產權巴黎公約》的相關解釋。該條所述的代理人不僅包括《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》中規定的代理人，也包括基于商事業務往來而可以知悉被代理人商標的經銷商。本案中，被申請人在與申請人有代理經銷關系的公司中擔任董事、總經理，商評委考慮了立法意旨后，對第十五條進行了擴大解釋，適用第十五條裁定撤銷了爭議商標的注冊。
基本案情
申請人：歐博-貝特曼兩合合伙企業
被申請人：黃兆基
爭議商標：1578392號“OBO及圖”
（一）當事人主張
申請人的主要理由：申請人始建于1911年，是目前制造尖端電子科技產品的世界知名廠商之一，產品主要為電源防雷器、通信網絡保護器等。申請人建立了遍布全球的生產、分銷及服務網絡。申請人獨創并長期使用的“OBO”與卡通人物圖形商標不僅在德國擁有廣泛注冊，在世界多個國家和地區獲得商標注冊。早于1994年，爭議商標的原注冊人鄭亞懷所擁有的公司——雷迅科技實業（香港）有限公司（以下簡稱“雷迅公司”）就與申請人建立了合作關系，在香港、澳門協助申請人開發業務。1997年，隨著雙方合作的發展，雷迅公司被申請人指定為申請人產品在中國銷售的獨家代理。由于雷迅公司涉嫌銷售假冒申請人的產品，申請人于2000年2月1日致函雷迅公司質詢，2000年2月15日雷迅公司復函否認其行為。在此期間即2000年2月1日，鄭亞懷申請注冊爭議商標。申請人于2000年3月8日正式發出解除雙方代理關系的書面通知。綜上，鄭亞懷作為申請人的代理商搶注申請人商標的行為違反了《商標法》的有關規定，爭議商標應予撤銷。
爭議商標原注冊人鄭亞懷的答辯理由：“OBO”并非申請人獨創，在德國有四家生產避雷器的公司品牌中含有“OBO”。雷迅公司成立于1997年，負責人為劉福文。申請人提供的代理證書及獨家代理協議都是申請人自身打印出來的，且都是復印件，不能作為定案的依據，申請人提供的證據不足以證明雙方存在代理關系，因此鄭亞懷注冊爭議商標合法。爭議商標是鄭亞懷于1997年委托中國的一家廣告公司進行的商標設計，并已對卡通人物圖形作了版權登記。申請人的商標是“OBO BETTERMANN”，爭議商標與之不近似，并非對其復制和抄襲。自1997年開始鄭亞懷開始在中國使用“OBO”避雷器，投入大量人力財力進行產品宣傳，并非有意搶注他人商標以牟取暴利。綜上請求維持爭議商標的注冊。
被申請人（在本案審理期間，鄭亞懷將爭議商標轉讓予黃兆基，即本案被申請。）答辯稱：被申請人合法受讓爭議商標，現為爭議商標的合法所有人。經向商標出讓人查證，鄭亞懷與申請人之間無代理關系，雷迅公司也不是申請人的代理人。爭議商標由鄭亞懷自行設計并在先使用，鄭亞懷為合法注冊人，被申請人為爭議商標的合法擁有人。申請人未提供其在中國使用爭議商標的證據，其提供的授權書、名片、產品介紹冊等為無效證據不應采信，其提供的在其他國家的注冊證不符合證據形式，應當不予考慮。綜上，請求維持爭議商標的注冊。
（二）商評委審理與裁定
商評委經審理查明：申請人為德國防雷設備制造生產廠，最早于1981年在德國于國際分類第9類避雷針等商品上注冊了“OBO及圖”商標，同年該商標在世界知識產權組織國際局注冊，指定領土延伸國家有澳大利亞、比荷盧、法國、意大利等，指定使用于國際分類第6、7、8、9、17、19、20類。其后，申請人先后在德國于國際分類第6、7、8、9、17、20類注冊了“OBO BETTERMANN”、“OBO”商標，在新加坡、英國于國際分類第9類注冊了“OBO”、“OBO BETTERMANN”商標。
爭議商標“OBO及圖”由鄭亞懷于2000年2月1日申請注冊，指定使用于第9類避雷器、避雷針商品，于2001年5月28日獲準注冊。
雷迅公司于1994年8月30日在香港依據香港公司條例注冊成為有限公司，該公司2002年9月4日送交香港公司注冊署存檔的周年報表顯示該公司董事之一為鄭亞懷。
1997年1月9日，鄭亞懷作為發信人以雷迅公司總經理的名義發傳真給申請人，建議由其作為申請人超電壓保護產品中國地區的獨家代理商。
1997年4月23日，申請人致傳真予鄭亞懷，商談指定其為獨家代理事宜。
1997年6月4日，申請人致傳真予鄭亞懷，指定雷迅公司為申請人防雷和防高壓過載保護材料產品的中國獨家代理商。
2000年2月15日，雷迅公司致傳真予申請人，否認其銷售假冒申請人的“OBO”、“OBO BETTERMANN”和“BETTERMANN”產品。
2000年3月8日，申請人致傳真予雷迅公司，終止雙方的代理關系。
以上事實有下列證據證明：1、申請人公司簡介及在中國的主要客戶名單復印件。2、申請人自1982年以來的部分宣傳冊復印件、申請人域名注冊情況表復印件及經公證認證的“OBO”商標在其他國家的注冊證復印件。3、經公證的雷迅公司注冊資料，經公證認證的雙方訂貨、簽訂代理協議的往來信函復印件及解除合同通知書，雷迅公司的來信及鄭亞懷及申請人客服中心職員名片復印件，經公證認證的申請人負責人的聲明及譯文。4、鄭亞懷的香港身份證復印件。
商評委鑒于上述事實和證據認為：依據我國商標法第十五條規定，對于未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，應不予注冊并禁止使用。
申請人提供的證據表明，申請人早于1981年就已在德國注冊了“OBO及圖”商標，并進行了國際注冊。申請人在多個國家擁有“OBO及圖”、“OBO”、“OBO BETTERMANN”商標的專用權，商標注冊時間均早于爭議商標申請注冊日。據此可以認定申請人為“OBO及圖”、“OBO”、“OBO BETTERMANN”商標的所有人。雖然鄭亞懷辯稱爭議商標是其委托廣告公司設計并已對卡通人物圖形作了版權登記，但并未舉證證明，故商評委對該項主張不予考慮。
1997年1月鄭亞懷以雷迅公司總經理的身份與申請人接洽代理事宜，同年6月申請人指定雷迅公司為其防雷和防高壓過載保護材料產品的中國獨家代理商。2000年2月1日，鄭亞懷以其個人名義在第9類避雷器、避雷針商品上申請注冊爭議商標。爭議商標與申請人“OBO及圖”及“OBO”商標文字相同，爭議商標中的卡通人物圖形與申請人“OBO及圖‘中的卡通人物圖形在人物造型、細節特征及整體外觀上均十分近似，已構成近似商標。爭議商標指定使用的避雷器、避雷針商品也屬于雷迅公司代理的申請人生產的防雷和防高壓過載保護材料產品中的一種。鄭亞懷作為雷迅公司的董事、總經理和與申請人建立代理關系的主要聯系人，明知使用在防雷和防高壓過載保護材料產品上的“OBO及圖”及“OBO”商標為申請人的商標，卻未經申請人同意在相同或類似商品上搶先注冊與之近似的爭議商標，其行為不僅構成《商標法》第四十一條第一款所禁止的以其他不正當手段取得商標注冊的行為，也符合《商標法》第十五條禁止代理人未經授權以自己的名義將被代理人的商標進行注冊的立法宗旨，故爭議商標應予撤銷。依據《中華人民共和國商標法》第十五條、第四十一條第二款、第四十三條之規定，商評委裁定：申請人對被申請人注冊的第1578392號“OBO及圖”商標所提撤銷理由成立，該注冊商標予以撤銷。
（爭議商標）
評析
本案的焦點問題是：爭議商標的注冊是否屬于商標法第十五條所指的代理人未經授權擅自搶注被代理人商標的情形。
一、《商標法》第十五條中“代理人或者代表人”的理解
代理人或者代表人未經授權，擅自注冊被代理人或者被代表人商標的行為違反了誠實信用原則，侵害了被代理人、被代表人或者利害關系人的合法權益，商標法第十五條的規定旨在禁止代理人或者代表人惡意搶注的行為。許多國家或地區為禁止代理人、代表人此種惡意搶注行為，也在商標法中作出了類似的規定，例如德國《商標法》第十一條、日本《商標法》第五十三條之二、英國《商標法》第六十條、《歐共體商標條例》第八條第三款、我國臺灣地區《商標法》第二十三條第十四款。據《保護工業產權巴黎公約》第六條之七規定：“如本聯盟一個成員國的商標所有人的代理人或代表人未經該所有人同意而以自己的名義向本聯盟一個或一個以上的成員國申請商標注冊，該所有人應有權反對進行注冊或要求取消注冊，如該國法律允許商標所有人可要求將該項注冊轉讓給自己，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當的。 (2)商標所有人在符合上述（1）款規定時，有權反對其代理人或代表人未經其同意而使用其商標。(3)國內立法得規定商標所有人按本條規定行使權利的公正期限?！卑ㄖ袊趦鹊模S多國家或地區商標法中關于制止代理人搶注行為的規定皆來源于《保護工業產權巴黎公約》第六條之七的規定。
對于如何理解《商標法》第十五條中“代理人”的概念，學者們提出了廣義和狹義兩種觀點。狹義說認為此處的代理人特指商標代理人。廣義說則以《巴黎公約》第六條之七的立法本意為立論基礎，將經銷商也視為代理人。國外學者博登浩森在其所著的《保護工業產權巴黎公約指南》中指出《巴黎公約》第六條之七中的代理人、代表人應做如下解釋：“考慮到本規定的目的，上述的措辭很可能不會從狹隘的法律意義來解釋，所以本規定也同樣適用于那些作為使用該商標的商品批發商,而且以其自己的名義申請該商標注冊的人。” 考慮到《商標法》第十五條的淵源為《巴黎公約》的第六條之七，因此廣義說更符合立法本意，可資贊同。在商標評審委員會發布的《商標審理標準》中也采納了此種觀點，該審理標準規定：“《商標法》第十五條的內容源于《保護工業產權巴黎公約》第六條之七的規定，因此在對代理關系進行界定時，應當結合該條的立法目的，即制止代理人違反誠實信用原則的惡意搶注行為，進行解釋。該條所述的代理人不僅包括《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》中規定的代理人，也包括基于商事業務往來而可以知悉被代理人商標的經銷商?！?/span>
二、《商標法》第十五條的適用條件
本案適用《商標法》第十五條的關鍵是對代理關系的判定。在審理實踐中，可以依據雙方當事人之間簽訂的合同、交易憑證、采購資料等可以證明合同關系或者商事業務往來存在的證據材料來認定當事人之間是否存在代理經銷關系。因此，對于一般的代理經銷關系，在實務中并不難判斷。在本案中，商評委依據雷訊公司與申請人公司之間的訂貨、簽訂代理協議的往來信函復印件，可以認定雷迅公司為申請人防雷和防高壓過載保護材料產品的中國獨家代理商，申請人產品的使用“OBO及圖”及“OBO”文字商標。但本案的情況較為特殊，在爭議商標注冊申請日前與申請人形成代理經銷關系的是雷迅公司，而搶注本案爭議商標的主體卻非雷迅公司，而是雷迅公司的總經理鄭亞懷。由于第十五條規定：“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，……”如果嚴格按照商標法該條規定的字面含義理解，因為代理人雷迅公司并未以自己的名義進行注冊，則此案似乎難以適用第十五條。但商評委并沒有武斷地作出裁定，而是考慮了商標法第十五條的立法意旨后，結合案情，對第十五條進行了擴大解釋，將本案適用第十五條予以裁定。
在商事代理經銷關系中，代理經銷商由于銷售被代理人的產品而得以知曉被代理人的商標，商業活動中存在個別缺少商業道德的代理經銷商以搶先注冊被代理人的商標為手段，來迫使被代理人答應其苛刻合作條件的情況或在代理關系結束后，其自行生產標有該商標的產品。代理經銷商的搶注行為不僅會損害被代理人的經濟利益，也破壞了公平競爭的市場秩序，有可能使消費者對產品的真實來源產生混淆誤認。商標法第十五條的立法目的即在于禁止代理人或者代表人這種惡意搶注的行為。審理實務中，有時會出現代理人不以自己的名義而是由其他人申請注冊，而注冊申請人與代理人基于特殊關系可以認定二者具有串通合謀行為，例如注冊申請人系代理人的經理、法定代表人，或注冊人申請人與代理人雖是不同申請主體，但同屬一個自然人或上級企業控制，由于注冊申請人與代理人的密切關系，將導致他人申請與代理人或代表人提出申請的結果實質上一致，同樣會損害被代理人商標權利，故針對以上情形適用商標法第十五條的規定予以裁定，符合該條的立法目的。本案中爭議商標原注冊人鄭亞懷系雷迅公司總經理、董事，同時也是與申請人接洽代理事宜的人，其應明知“OBO及圖”是申請人使用在商標，且其與雷迅公司在利益關系上一致，故可以認定鄭亞懷在雷迅公司與申請人代理經銷關系破裂前夕注冊爭議商標的行為，具有與雷迅公司串通合謀掠奪他人商標有惡意，故可以適用商標法第十五條的規定。
此外，商標法第十五條的適用，除上述關于當事人之間具有代理關系這一構成要件外，依據《商標審理標準》規定，還須符合以下適用條件：系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標使用的商品/服務相同或者類似的商品/服務上；系爭商標與被代理人、被代表人商標相同或者近似；代理人或者代表人不能證明其申請注冊行為已取得被代理人或者被代表人授權；在商標爭議案件中，被代理人、被代表人或者利害關系人應當自系爭商標注冊之日起五年內提出撤銷請求。本案中爭議商標與申請人“OBO及圖”及“OBO”商標文字相同，爭議商標中的卡通人物圖形與申請人“OBO及圖”中的卡通人物圖形在人物造型、細節特征及整體外觀上均十分近似，已構成近似商標。爭議商標指定使用的避雷器、避雷針商品也屬于雷迅公司代理的申請人生產的防雷和防高壓過載保護材料產品中的一種。爭議商標注冊人也無證據證明其注冊行為已取得被代理人的授權，故本案爭議商標的注冊屬于商標法第十五條所指的情形，應予以撤銷。
作者單位：國家工商行政管理總局商標評審委員會
來源：未知