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《商標(biāo)法》第四十一條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的理解與適用

　　　　　　　　 ——第1127045號“Haupt”商標(biāo)爭議案評析

　　　　　　　　　　　  汪 澤

《商標(biāo)法》第四十一條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”能否用于保護(hù)私權(quán)及其適用條件，是長期困擾商標(biāo)確權(quán)行政執(zhí)法和相應(yīng)司法審查的疑難問題之一。自2001年《商標(biāo)法》實施后，國家工商總局商標(biāo)評審委員會（以下稱“商評委”）在多次專家論證會的基礎(chǔ)上制定了相應(yīng)的審理標(biāo)準(zhǔn)。本文在闡明本款立法淵源、目的和含義的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體案例對本款的適用條件進(jìn)行了分析。

基本案情

申請人：金豐利超硬刃具（深圳）有限公司

　  被申請人：深圳市輝銳實業(yè)有限公司

爭議商標(biāo)：第1127045號“Haupt”商標(biāo)

（一）當(dāng)事人主張

　  申請人的主要理由：一、申請人于1991年3月注冊成立，專業(yè)生產(chǎn)硬質(zhì)合金圓鋸片產(chǎn)品，在全國各大城市均有辦事處，代理銷售申請人生產(chǎn)的Haupt商標(biāo)鋸片。產(chǎn)品銷售在國內(nèi)市場中占有相當(dāng)大的比例，受到廣大消費者的好評。申請人自1991年成立以來一直使用了Haupt商標(biāo)，被申請人的法人代表、總經(jīng)理趙莉自1991年至1993年3月任申請人的報關(guān)員兼出納員。趙莉明知申請人生產(chǎn)的Haupt商標(biāo)的鋸片，其于96年10月占股80%登記注冊被申請人，并于同年11月即以申請人使用多年并信譽卓著的Haupt商標(biāo)申請注冊在與申請人相同的產(chǎn)品上。二、被申請人的行為屬于以不正當(dāng)手段取得注冊的行為。被申請人的法人代表趙莉在完全了解這些事實的情況下，在離開申請人之后，搶先在與申請人相同產(chǎn)品上申請注冊Haupt商標(biāo)，意圖利用申請在先原則掠奪申請人多年經(jīng)營成果，也即掠奪申請人商標(biāo)信譽價值。其行為在客觀上對申請人造成嚴(yán)重?fù)p害。該行為違背我國民法通則的誠實信用原則。

　  被申請人答辯的主要理由：一、1991年3月，長春工業(yè)刀片總廠與香港金田木業(yè)機械有限公司合資成立了深圳金豐利公司。由于港方?jīng)]有銷售能力，資金不到位，深圳金豐利公司虧損幾十萬于95年初解體。申請人的產(chǎn)量、市場、信譽等之詞實屬無稽之談。二、申請人提出被申請人的行為屬于不正當(dāng)手段取得注冊行為實屬誣陷。首先，申請人在被申請人提出注冊前根本沒有多少新鋸片生產(chǎn)量，更談不上產(chǎn)品信譽，當(dāng)時申請人亦屬剛起步階段。其次，Haupt商標(biāo)92年底才設(shè)計出來，申請人稱91年成立以來一直使用Haupt商標(biāo)純屬謊言。三、從歷史客觀事實講，被申請人的代表是其原金豐利公司報關(guān)員兼出納員，但這并不能依此推論該商標(biāo)即為搶注，具體要看事實，該商標(biāo)雖然使用在先，但數(shù)量有限，既不存在馳名又不存在知名，申請人沒有一個解體前的見證人，對當(dāng)時的歷史一點也不知情，而答辯人的代表才是原金豐利公司成立伊始的見證人，對于公司設(shè)立初期——演變——解體及公司的生產(chǎn)運營情況是最有發(fā)言權(quán)的。

　  （二）商評委審理與裁定

　  商評委經(jīng)審理查明，一、爭議商標(biāo)系由被申請人深圳市輝銳實業(yè)有限公司于1996年11月18日向商標(biāo)局提出申請，于1997年11月14日獲準(zhǔn)注冊，指定使用商品為第7類的鋸片（機器零件）等，注冊號為1127045。

　  二、被申請人的有關(guān)申請人成立時間、爭議商標(biāo)“Haupt”設(shè)計時間及使用情況等答辯意見表明，其一，被申請人的法定代表人趙莉曾經(jīng)擔(dān)任過申請人的工作人員，職務(wù)是報關(guān)員兼出納員。其二，“Haupt”是申請人在先設(shè)計、使用的商標(biāo)。其三、被申請人的法定代表人趙莉?qū)τ谏暾埲说纳a(chǎn)經(jīng)營情況非常清楚，“是最有發(fā)言權(quán)的”，其對于“Haupt”商標(biāo)的設(shè)計、使用情況是明知的。鑒于被申請人在答辯意見中客觀上承認(rèn)了對其不利的案件事實，我委予以確認(rèn)。

　  商評委經(jīng)審理認(rèn)為，被申請人的法定代表人曾經(jīng)是申請人的工作人員，在離開申請人后設(shè)立了生產(chǎn)同類產(chǎn)品——硬質(zhì)合金圓鋸片的被申請人，其在明知“Haupt”是申請人在先設(shè)計、使用的商標(biāo)的情況下，卻在鋸片（機器零件）等商品上申請注冊“Haupt”商標(biāo)，被申請人的行為違反了誠實信用原則，屬于以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的行為。依據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十一條第一款、第四十三條之規(guī)定，我委裁定：申請人對被申請人注冊的第1127045號“Haupt”商標(biāo)所提爭議理由成立，該商標(biāo)注冊予以撤銷。

（爭議商標(biāo)）

評析

本案的焦點問題是：“Haupt”商標(biāo)系申請人在先使用的商標(biāo)，但不符合《商標(biāo)法》第13條的未注冊馳名商標(biāo)和第31條具有一定影響商標(biāo)的條件，被申請人明知申請人在先使用該商標(biāo)而予以申請注冊。對于此類申請注冊行為，能否適用《商標(biāo)法》第41條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的規(guī)定予以制止。

一、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的理解

《商標(biāo)法》第四十一條第一款源自1993年《商標(biāo)法》第二十七條和《商標(biāo)法實施細(xì)則》第二十五條。1993年商標(biāo)法修改時，國務(wù)院《關(guān)于<中華人民共和國商標(biāo)法修正案（草案）>的說明》明確指出，目前在注冊商標(biāo)管理工作中碰到的一個問題是，某些人弄虛作假騙取商標(biāo)注冊，還有的人以不正當(dāng)手段將他人長期使用并具有一定信譽的商標(biāo)搶先注冊，謀取非法利益。現(xiàn)行《商標(biāo)法》對這種欺騙性注冊的問題缺乏相應(yīng)的規(guī)定。針對這一情況，參照一些國家的做法，草案增加一款：“用欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)”，即1993年《商標(biāo)法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)該條規(guī)定，“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊”是撤銷注冊商標(biāo)的事由之一。按照1993年《商標(biāo)法實施細(xì)則》第二十五條規(guī)定，《商標(biāo)法》第二十七條行為系指：（1）虛構(gòu)、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關(guān)文件進(jìn)行注冊的；（2）違反誠實信用原則，以復(fù)制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標(biāo)進(jìn)行注冊的；（3）未經(jīng)授權(quán)，代理人以其名義將被代理人的商標(biāo)進(jìn)行注冊的；（4）侵犯他人合法的在先權(quán)利進(jìn)行注冊的；（5）以其他不正當(dāng)手段取得注冊的。《商標(biāo)法實施細(xì)則》在列舉四種不正當(dāng)注冊行為之外，規(guī)定了第（5）項作為兜底性條款。其中，第（1）項是對“欺騙手段”的解釋，目的在于維護(hù)正常的注冊秩序；第（2）項至第（5）項是對“以其他不正當(dāng)手段”的解釋，主要目的在于保護(hù)私權(quán)。由此可見，1993年《商標(biāo)法》第二十七條“以欺騙手段和其他不正當(dāng)手段取得注冊”規(guī)定的立法本意是既禁止欺騙商標(biāo)注冊機關(guān)的注冊，也禁止侵害他人權(quán)益的不正當(dāng)注冊。2001年商標(biāo)法修訂時，將《商標(biāo)法實施細(xì)則》第二十五條的第（2）項分解為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條保護(hù)馳名商標(biāo)和第三十一條保護(hù)在先使用并有一定影響的商標(biāo)；將第（3）項修改為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條禁止代理人或者代表人搶注商標(biāo)所有人的商標(biāo)；將第（4）項修改為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十一條禁止侵害他人合法在先權(quán)利；由于第（1）項是對“欺騙手段”的解釋，沒有單列。現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十一條第一款雖然沿用了1993年《商標(biāo)法》第二十七條的規(guī)定，但缺少了《商標(biāo)法實施細(xì)則》第二十五條第（5）項的兜底性條款。而且，現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十一條第一款將“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”與違反《商標(biāo)法》第十條、第十一條、第十二條、欺騙手段等絕對性理由并列，且以第二款和第三款規(guī)定了侵害特定權(quán)利人權(quán)益的相對性理由，從字面和邏輯關(guān)系上理解，本款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”保護(hù)的是公共利益和注冊秩序，不能用于保護(hù)相對人的權(quán)益。從字面和邏輯關(guān)系上理解，本條第一款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”保護(hù)的是公共利益和注冊秩序，不能用于保護(hù)相對人的權(quán)益。由此造成現(xiàn)行《商標(biāo)法》難以制止其第十三條、第十五條、第三十一條規(guī)定以外的其他不正當(dāng)注冊行為。

鑒于此，商標(biāo)評審委員會曾多次召開專家咨詢會進(jìn)行研究，研究后認(rèn)為：從《商標(biāo)法》的立法宗旨出發(fā)，考慮到前述該項法律條款的沿革。同時，鑒于實踐中出現(xiàn)了難以適用現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條予以制止的不正當(dāng)注冊行為，只能尋求適用第四十一條第一款的規(guī)定。如果一律不適用該條款，既不符合立法本意，也不利于制止惡意明顯的不正當(dāng)競爭行為。在適用法律時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用《商標(biāo)法》的其他條款，只有違反誠信原則、惡意證據(jù)充分而《商標(biāo)法》的其他條款難以調(diào)整的不正當(dāng)注冊行為，才考慮適用該條款，而且應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎使用，嚴(yán)格把握適用要件。[1]商評委根據(jù)立法本意和評審實踐，在《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》中將本款“其他不正當(dāng)注冊行為”界定為“基于不正當(dāng)競爭、牟取非法利益的目的，惡意進(jìn)行注冊的行為”，即“在《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規(guī)定的情形之外，確有充分證據(jù)證明爭議商標(biāo)注冊人明知或者應(yīng)知為他人在先使用的商標(biāo)而申請注冊，其行為違反了誠實信用原則，損害了他人的合法權(quán)益，損害了公平競爭的市場秩序，爭議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊或者予以撤銷”。

就本案而言，申請人基于其在先使用“Haupt”商標(biāo)提出爭議，但所舉證據(jù)不足以證明其“Haupt”商標(biāo)構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第一款規(guī)定的“未注冊的馳名商標(biāo)”，或者第三十一條規(guī)定的“在先使用并具有一定影響”的商標(biāo)，顯然無法適用上述條款。但是，申請人如能證明，被申請人申請注冊爭議商標(biāo)“Haupt”違反了誠實信用原則，符合《商標(biāo)法》第四十一條第一款的適用條件，則應(yīng)當(dāng)予以制止。

二、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的適用條件[2]

（一）申請人引證商標(biāo)已經(jīng)在中國在先使用

我國《商標(biāo)法》以商標(biāo)權(quán)注冊取得和申請在先為原則，以使用在先為補充。根據(jù)《巴黎公約》有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)地域性原則的規(guī)定，除馳名商標(biāo)外，對注冊商標(biāo)的保護(hù)實行地域性原則。因此，對在先使用的未注冊商標(biāo)的保護(hù)也應(yīng)當(dāng)受到地域性原則的限制，否則會形成對未注冊商標(biāo)的保護(hù)程度高于注冊商標(biāo)的局面。《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》將為“他人在先在中國使用”作為本款適用條件之一，符合《巴黎公約》和我國《商標(biāo)法》的立法精神。所謂在先使用，是指在爭議商標(biāo)申請注冊日之前，他人已經(jīng)在中國使用其商標(biāo)。與《商標(biāo)法》第十三條第一款和第三十一條不同的是，本款對在先使用沒有“馳名”或者“有一定影響”的要求，只要構(gòu)成在先使用即可。

本案中，申請人的“Haupt”商標(biāo)最遲于1992年就設(shè)計出來，并開始在我國投入商業(yè)使用。爭議商標(biāo)“Haupt”的注冊申請日為1996年11月18日，明顯晚于申請人商標(biāo)的設(shè)計和使用時間。因此，申請人的使用構(gòu)成在先使用。

（二）爭議商標(biāo)與申請人引證商標(biāo)使用商品屬于同一種或者類似商品

首先，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十一條規(guī)定，注冊商標(biāo)的專用權(quán)及于商品的范圍以核定使用的商品為限，根據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條、第二十九條、第五十二條第（一）項的規(guī)定，注冊商標(biāo)、在先初步審定商標(biāo)和申請商標(biāo)的禁用權(quán)以同一種或者類似商品為限，對未注冊在先使用商標(biāo)的保護(hù)也應(yīng)與注冊商標(biāo)、在先初步審定商標(biāo)和申請商標(biāo)保持一致。其次，《商標(biāo)法》第十三條第一款對未注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)、第十五條對被代理人或者被代表人商標(biāo)的保護(hù)、第三十一條對在先使用并具有一定影響商標(biāo)的保護(hù)，都以商品相同或者類似為條件，本款的適用范圍原則上應(yīng)該與上述條款保持一致。故《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，“對在先使用商標(biāo)的保護(hù)范圍原則上限于與該商標(biāo)所使用商品或者服務(wù)相同或者類似的商品或者服務(wù)上”。本案中，申請人商標(biāo)“Haupt”在先使用在鋸片等商品上，爭議商標(biāo)“Haupt”核定使用商品也是鋸片（機器零件）等，屬于同一種或者類似商品。

然而在評審實踐的有些案件中，依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》關(guān)于類似商品的劃分或者通常的類似商品判定標(biāo)準(zhǔn)，爭議商標(biāo)使用商品與他人在先使用商標(biāo)所使用的商品未構(gòu)成相同或者類似商品，但客觀上具有密切的關(guān)聯(lián)性，嚴(yán)格執(zhí)行《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》，往往會形成相同或者類似商品上的注冊被撤銷，其他關(guān)聯(lián)商品上的注冊被維持的局面。這對在先使用商標(biāo)所有人有失公平，也不利于完全制止不正當(dāng)注冊行為。對于此類案件，可以綜合考慮在先商標(biāo)的獨創(chuàng)性、爭議商標(biāo)與在先商標(biāo)使用商品的關(guān)聯(lián)程度，如果使用商品關(guān)聯(lián)程度高，爭議商標(biāo)容易造成消費者混淆的，可以不局限于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的劃分，將雙方商標(biāo)使用商品判定類似商品。這樣既可以有效制止不正當(dāng)注冊行為，也可以避免打破法條適用上的平衡。

（三）爭議商標(biāo)與申請人引證商標(biāo)相同或者近似

《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》將“不正當(dāng)手段”定義為“確有充分證據(jù)證明系爭商標(biāo)注冊人明知或者應(yīng)知為他人在先使用的商標(biāo)而申請注冊”，將“在先使用”界定為“在系爭商標(biāo)申請注冊日之前，他人已經(jīng)在中國使用該商標(biāo)”。僅從字面含義解釋，這種規(guī)定要求系爭商標(biāo)是他人在先使用的商標(biāo)，換言之，要求爭議商標(biāo)與申請人引證商標(biāo)相同。但是，爭議商標(biāo)與申請人引證商標(biāo)構(gòu)成近似的，勢必會妨礙申請人引證商標(biāo)的注冊和使用，也容易在市場上造成混淆，依法應(yīng)予制止，評審實踐在適用本款時也是如此掌握的。本案中，爭議商標(biāo)與申請人引證商標(biāo)構(gòu)成相同商標(biāo)。

（四）被申請人明知或者應(yīng)知申請人引證商標(biāo)存在

本款中“不正當(dāng)”，是指被申請人明知或者應(yīng)知申請人引證的在先使用商標(biāo)，出于不正當(dāng)競爭的目的而申請注冊相同或者近似商標(biāo)。判定被申請人是否明知或者應(yīng)知，可以綜合考慮下列因素：（1）被申請人與申請人曾有貿(mào)易往來或者合作關(guān)系；（2）被申請人與申請人共處相同地域或者雙方的商品或者服務(wù)有相同的銷售渠道和范圍；（3）被申請人曾與申請人發(fā)生過涉及爭議商標(biāo)的其他糾紛；（4）被申請人與申請人存在內(nèi)部人員往來關(guān)系；（5）爭議商標(biāo)注冊后，被申請人出于牟取不正當(dāng)利益的目的，脅迫申請人與其進(jìn)行貿(mào)易合作的，或者索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費、侵權(quán)賠償金；（6）引證商標(biāo)具有較強的獨創(chuàng)性；（7）其他可以認(rèn)定為明知或者應(yīng)知的情形。

本案中，被申請人的法定代表人趙莉曾任申請人的出納員，知曉申請人的商標(biāo)設(shè)計等情況，構(gòu)成上述所列第（4）中情形，即被申請人與申請人存在內(nèi)部人員往來關(guān)系。而且，本案申請人商標(biāo)“Haupt”的字母經(jīng)過設(shè)計，表現(xiàn)形式具有一定的獨創(chuàng)性。因此，可以認(rèn)定被申請人明知申請人在先使用“Haupt”商標(biāo)而申請注冊，違反了誠實信用原則。

三、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的適用時限

由于本款主要適用于保護(hù)公共利益和注冊秩序，沒有規(guī)定時限。將本款解釋適用于保護(hù)他人在先的合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)與本條第二款、第三款一致，規(guī)定相應(yīng)的時限。《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，本款的適用時限參照本條第二款有關(guān)時限的規(guī)定，即在先商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人認(rèn)為注冊商標(biāo)屬于本款規(guī)定情形而請求撤銷的，應(yīng)當(dāng)自該商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)向商評委提出。這是督促當(dāng)事人及時主張權(quán)利、維護(hù)商標(biāo)法律關(guān)系穩(wěn)定性的需要。[3]

本案爭議商標(biāo)的注冊時間是1997年11月14日，申請人于1998年1月20日提出爭議撤銷注冊不當(dāng)申請。由于當(dāng)時的《商標(biāo)法》及其《實施細(xì)則》對撤銷注冊不當(dāng)申請沒有規(guī)定時限，故本案不涉及時限問題。

四、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的修改與完善

由于現(xiàn)行《商標(biāo)法》缺乏制止不正當(dāng)注冊的兜底性條款，而第四十一條第一款又將本屬于兜底性條款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”與禁用條款、顯著性等絕對性理由并列，由此造成上述法律適用的困難。本文認(rèn)為，之所以如此的原因可能有兩種：要么是立法者過于自信，認(rèn)為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條已經(jīng)窮盡了所有可能出現(xiàn)的不正當(dāng)注冊行為，不再需要兜底性條款；要么是將“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”仍然作為兜底性條款，但與絕對性理由并列屬于立法失誤。顯然，《商標(biāo)法》難以通過列舉的方式窮盡實踐中種類繁多的不正當(dāng)注冊行為，因此，修改商標(biāo)法需要恢復(fù)兜底性條款，對此有種方案可供選擇：

1、修正立法失誤，恢復(fù)立法本意

在保持現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十一條內(nèi)容和結(jié)構(gòu)基本不變的前提下，將第一款中的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”調(diào)整至第二款“第三十一條規(guī)定的”之后，即“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，或者以其他不正當(dāng)手段取得注冊的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)。對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制”。

2、明確“其他不正當(dāng)手段”的含義，單列實體性條款

我國《商標(biāo)法》雖然實行注冊原則和申請在先原則，但申請和注冊商標(biāo)不得違反誠實的工商業(yè)習(xí)慣，侵犯他人在先使用商標(biāo)，而且，商標(biāo)的生命在于使用。因此，修改商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)以制止不正當(dāng)注冊為目的，加大對在先使用商標(biāo)的保護(hù)，不再以“有一定影響”為條件，可單列一個條款，即“申請商標(biāo)與他人在同一種或者類似商品上在先使用的商標(biāo)相同或者近似，而申請人明知或者應(yīng)知該他人商標(biāo)存在的，不得注冊。但該他人同意申請注冊的，不在此限”，或者借鑒我國臺灣地區(qū)“商標(biāo)法”第二十三條第十四款，規(guī)定為“申請商標(biāo)與他人在同一種或者類似商品上在先使用的商標(biāo)相同或者近似，而申請人因與該他人有合同、地緣、業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系而知曉該他人商標(biāo)存在的，不得注冊。但該他人同意申請注冊的，不在此限”，并以此取代現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條關(guān)于代理人或者代表人不得搶注被代理人或者被代表人商標(biāo)的規(guī)定和第三十一條關(guān)于“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響商標(biāo)”的規(guī)定。

第二種方案含義更為明確，且完全涵蓋了現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條、第三十一條對在先使用商標(biāo)的保護(hù)，避免了法條重合，本文建議采用。

作者單位：國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會

來源：未知